Rechtserhaltende Benutzung bei Markenrelaunch

In Rahmen der PROTI-Entscheidung (Urt. v. 25.10.2012 – C-553/11) hatte sich der EuGH mit der Frage zu befassen, wann die Benutzung einer Marke in einer abgewandelten Form als der tatsächlich eingetragenen, noch als rechtserhaltend angesehen werden kann. Dabei ging es insbesondere auch um die Frage der Vereinbarkeit der entsprechenden Vorschrift des deutschen MarkenG mit den europäischen Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie (MRRl).

 

Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG

Spätestens mit Ablauf der sog. Benutzungsschonfrist muss eine Marke rechtserhaltend benutzt werden. Erforderlich ist eine ernsthafte Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG kann eine eingetragene Marke aber auch dadurch benutzt werden, dass die Benutzung der Marke in einer Form erfolgt, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das gilt nach Satz 2 auch dann, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, als solche ebenfalls eingetragen ist. Eine dem Satz 2 entsprechende Regelung findet sich in der MRRl nicht. Die Vereinbarkeit der deutschen Vorschrift mit den europäischen Vorgaben, legte der BGH daher dem EuGH vor.

Benutzung von PROTI durch PROTIPLUS?

Ausgangspunkt war ein Markenverletzungsstreit. Dem Beklagten des Verfahrens sollte die Benutzung der Marke „Protifit“ aus den Zeichen „PROTI“, „PROTIPLUS“ und „ Proti Power“ untersagt werden. Dabei war dieses Anliegen in erster Linie auf die Marke „PROTI“ gestützt, die aber als solche nicht benutzt worden war. Der Kläger sah aber hinsichtlich der erhobenen Einrede der mangelnden Benutzung, die Benutzung der Marke „PROTI“ durch die Verwendung der Bezeichnungen „PROTIPLUS“ und „Proti Power“ als rechtserhaltend an, auch wenn diese Zeichen ebenfalls als Marken eingetragen waren.

Anpassung an Marktgegebenheiten

Der EuGH stellte insoweit zunächst fest, dass sich aus der Vorschrift in der MRRL nicht ergebe, dass die abweichende Form, in der die Marke benutzt wird, nicht ihrerseits als Marke eingetragen sein dürfe. Zweck der Vorschrift sei es insoweit, es dem Markeninhaber zu ermöglichen, im Rahmen seines Geschäftsbetriebs Veränderungen an dem Zeichen vorzunehmen, die, ohne seine Unterscheidungskraft zu beeinflussen, seine bessere Anpassung an die Erfordernisse der Vermarktung und der Förderung des Absatzes der betreffenden Waren oder Dienstleistungen gestatten. Dieser Zweck werde jedoch in Frage gestellt, wenn für den Nachweis der Benutzung der eingetragenen Marke eine zusätzliche Voraussetzung aufgestellt würde, die darin bestünde, dass die abweichende Form, in der die Marke benutzt wird, nicht ihrerseits als Marke eingetragen sein darf.

Anders bei Serienzeichen

Gleichzeitig nimmt der EuGH Bezug auf seine frühere Entscheidung Il Ponte Finanziaria/HABM (Urt. v. 13.09.2007 - C-234/06). Dort hatte er entschieden, dass es bei Serienzeichen nicht erlaubt sei, den einer eingetragenen Marke zukommenden Schutz mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere eingetragene Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit der Begründung auszuweiten, dass die letztgenannte Marke nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle. Dort ging es allerdings um die Frage, den Nachweis für die Benutzung einer hinreichenden Zahl von Marken derselben „Familie“ zu erbringen, da nur dann eine Irreführungsgefahr bestehen kann. Ein Widerspruch zur PROTI-Entscheidung bestehe damit nicht, da es sich insofern um einen anderen Sachverhalt handele.

Geltung für Defensivmarken

Nebenbei geht der EuGH auch noch auf die Anwendbarkeit der Vorschrift der MRRl für reine Defensivmarken ein. Hierbei handelt es sich um Zeichen, deren Eintragung nur dazu dient, den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist. Insofern wollte der BGH wissen, ob die Vorschriften der Richtlinie und ihre Umsetzung in § 26 MarkenG auch hierauf Anwendung finden können. Das ist der Fall. Die mit der Anmeldung einer Marke verbundene subjektive Absicht, so der EuGH, sei für die Anwendung der hier maßgeblichen Vorschriften zur Benutzung völlig unerheblich. Der Begriff der „Defensivmarke“ spiele insofern schon keine Rolle, als er keine Stütze in den unionsrechtlichen Vorgaben findet.

Fazit

Auch nach einer Veränderung der ursprünglichen Marke, etwa nach einem modernisierenden Relaunch des Zeichens, müssen die oftmals wertvollen alten Prioritätsrechte hinsichtlich des ursprünglichen Zeichens nicht verloren sein. Sofern der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke nicht verändert wird, kann dieses ältere Zeichen auch durch die abgewandelte Form rechtserhaltend benutzt werden. Dem steht es auch nicht entgegen, wenn das jüngere Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen ist.

Stand: 7. Juli 2013


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