Ernsthafte Benutzung einer EU-Marke - ONEL/OMEL

Viele Fragen rund um die ernsthafte und rechtserhaltende Benutzung von Marken, insbesondere bei Gemeinschaftsmarken, sind seit langem ungeklärt. So etwa auch die Frage, in welchem räumlichen Gebiet eine Gemeinschaftsmarke benutzt werden muss, um insgesamt von einer ernsthaften Benutzung innerhalb der Gemeinschaft sprechen zu können. Mit dieser Frage hatte sich nun der EuGH zu befassen (Urt. v. 19. 12. 2012 – C-149/11 - ONEL/OMEL).

 

ONEL nur in den Niederlanden benutzt

Ausgangspunkt des Verfahrens war die Anmeldung einer nationalen Marke OMEL, wogegen aus der älteren, sich außerhalb der sog. Benutzungsschonfrist befindenden Gemeinschaftsmarke ONEL, Widerspruch eingelegt wurde. Im Verfahren waren sich die Parteien darüber einig, dass die sich gegenüberstehende Zeichen ONEL – OMEL einander ähnlich sind und für identische oder ähnliche Dienstleistungen eingetragen worden seien. Für eine Verwechslungsgefahr durch die Benutzung der Marke OMEL, kam es letztlich also nur darauf an, ob die ältere Marke in der Vergangenheit rechtserhaltend benutzt worden war.

Unstreitig war insoweit für den relevanten Zeitpunkt, eine Benutzung in den Niederlanden. Nicht nachgewiesen wurde aber eine Benutzung außerhalb der Niederlande im Übrigen Gemeinschaftsgebiet.

Markenrechtlicher Benutzungszwang

Der Benutzungszwang für Gemeinschaftsmarken ist in Art. 15 der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) geregelt. Hat der Markeninhaber nicht innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft jedenfalls aufgenommen, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Gemeinschaftsmarke den in der GMV vorgesehenen Sanktionen. Es droht dann etwa die Löschung wegen Verfalls.

Ernsthafte Benutzung nach dem EuGH

Was unter einer ernsthaften Benutzung als solcher zu verstehen ist, wurde vom EuGH schon in der Vergangenheit definiert. Wie er auch jetzt in der Entscheidung noch einmal klarstellt, liegt eine ernsthafte Benutzung vor, wenn die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion, nämlich die Ursprungsidentität der von ihrer Eintragung erfassten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern.

Nach dem EuGH ist die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke, anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird, insbesondere anhand der Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, der Art dieser Waren oder Dienstleistungen, der Merkmale des Marktes sowie des Umfangs und der Häufigkeit der Benutzung der Marke (EuGH, GRUR 2003, 425 – Ansul/Ajax).

Territoriales Gebiet der Benutzung

Fraglich war aber bislang der erforderliche räumliche Umfang einer solchen Benutzung. Relativ unstreitig war es insoweit, dass es nicht darauf ankommen könne, ob die Marke tatsächlich in jedem einzelnen Mitgliedstaat der EU benutzt wird. Umkehrt reichte vielen die Benutzung in einem Staat allein nicht ohne weiteres aus.

Gemeinsame Erklärung von Rat und Kommission

Im Zusammenhang mit der vorangegangenen Fassung der GMV (Verordnung (EG) Nr. 40/94) wurde unter anderem eine Gemeinsamen Erklärung Nr. 10 zu Art. 15 der GMV – nämlich dem Benutzungszwang – in das Protokoll des Rates der Europäischen Union (veröffentlicht im ABl. HABM 1996, 615) aufgenommen, der zufolge „der Rat und die Kommission … der Auffassung [sind], dass eine ernsthafte Benutzung im Sinne von Artikel 15 in einem einzigen Land eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft darstellt“.

Richtlinien des HABM

Etwas ähnliches besagen auch die Richtlinien für das Widerspruchsverfahren des HABM (hier)
In Teil 6, Seite 15 (in der Fassung November 2007) heißt es dazu, dass eine ernsthafte Benutzung auch dann vorliegen kann, wenn die Bestimmungen nur in einem Teil der Gemeinschaft wie einem einzelnen Mitgliedstaat oder einem Teil eines Mitgliedstaats erfüllt wurden. Dabei wird auch auf die genannte Gemeinsame Erklärung Bezug genommen, die zwar lediglich eine Auslegungshilfe darstelle und nicht rechtlich bindend sei, dennoch aber vom Amt angewandt werde.

Die Entscheidung des EuGH

Solchen starren Grenzen hat der EuGH nun aber eine Absage erteilt. Die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, seien für die Beurteilung, ob eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft gegeben sei, außer Betracht zu lassen. Deutliche Worte findet der EuGH insoweit für die vorgenannte Gemeinsame Erklärung und die Richtlinien des HABM.

Eine in ein Protokoll des Rates aufgenommene Erklärung, könne wenn sie keinen Ausdruck in einer Vorschrift des abgeleiteten Rechts gefunden hat, zur Auslegung dieser Vorschrift nicht herangezogen werden. Auch die Richtlinien des HABM seine keine für die Auslegung der Bestimmungen des Unionsrechts verbindlichen Rechtsakte.

Erwartungshaltung des Verkehrs

Auch wenn die Erwartung berechtigt sei, dass eine Gemeinschaftsmarke, da sie einen umfassenderen Gebietsschutz als eine nationale Marke genießt, in einem größeren Gebiet als dem eines einzigen Mitgliedstaats benutzt werde, um diese Benutzung als „ernsthafte Benutzung“ qualifizieren zu können, sei es doch nicht ausgeschlossen, so der EuGH, dass der Markt der Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gemeinschaftsmarke eingetragen wurde, unter bestimmten Umständen faktisch auf das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt ist. In einem solchen Fall könne eine Benutzung der Gemeinschaftsmarke in diesem Gebiet gleichzeitig die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung einer Gemeinschaftsmarke und die der ernsthaften Benutzung einer nationalen Marke erfüllen.

Außerdem sei es für die Erwartung, dass eine Gemeinschaftsmarke in einem größeren Gebiet benutzt wird als nationale Marken nicht erforderlich, dass diese Benutzung in einem größeren räumlichen Gebiet erfolgt, um als ernsthaft qualifiziert zu werden, denn eine solche Qualifizierung hängt von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt ab.

Fazit

Der EuGH kommt also zu dem Ergebnis, dass es für die Frage der ernsthaften Benutzung einer Gemeinschaftsmarke allein darauf ankomme, dass sie entsprechend ihrer Hauptfunktion und zu dem Zweck, für die von ihr geschützten Waren oder Dienstleistungen Marktanteile in der Gemeinschaft zu gewinnen oder zu behalten, benutzt wird. Die Größe des Gebietes dieser Benutzung ist dabei nur einer von vielen Faktoren, die hierfür zu berücksichtigen sind, wobei Ländergrenzen von vorneherein außer Betracht zu bleiben haben.

Die Entscheidung des EuGH ist entsprechend seiner schon bisherigen Rechtsprechungspraxis konsequent. Der EuGH hatte schon in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass er, worauf auch schon das Ausgangsgericht hingewiesen hatte, den Begriff der ernsthaften Benutzung als eigenständigen Begriff des Unionsrechts betrachtet, der einheitlich anhand und insbesondere entsprechend der Hauptfunktion der Marke zu beurteilen ist.

Damit ist die Entscheidung im Ergebnis als solche zwar wenig überraschend, aber für die Praxis dennoch schwer zu handhaben. Starre Grenzen, die für eine ernsthafte Benutzung in räumlicher Hinsicht überstritten sein müssen – z. B. Benutzung in mehr als einem Staat oder in mehr als 2 – gibt es nicht.

Zu beachten ist insoweit auch, dass es auch umgekehrt sein kann, dass eine Benutzung in diesem Umfang, also in mehreren Staaten, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände, für eine Ernsthaftigkeit als nicht ausreichend einzustufen ist. Hier kommt es immer auf den Einzelfall an. Unsicherheit bleibt zudem dahingehend, wie das HABM in Zukunft bei der Bewertung dieses Begriffs vorgehen wird. Markenanmelder, die in der Vergangenheit die Gemeinschaftsmarkenanmeldung praktisch gefahrlos wählen konnten, da eine nationale Benutzung praktisch immer als ausreichend angesehen wurde, müssen jetzt genau überlegen, ob die künftig angedachte Benutzung unter Berücksichtigung aller Umstände, einschließlich der territorialen Aspekte, als ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft angesehen werden kann.

Ein Risiko besteht zudem für die Inhaber älterer Gemeinschaftsmarken, die sich gegen verwechslungsfähige Neuanmeldungen wehren wollen. Der Nichtbenutzungseinrede im Widerspruchsverfahren, dürfte noch einmal eine erhöhte Bedeutung zukommen.

Stand: 4. Februar 2013


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