BGH: rechtserhaltende Benutzung von "Duff Beer"

„Can’t get enough of that wonderful Duff“; so wird in der TV-Trickserie „The Simpsons“ für das fiktive „Duff Beer“ geworben. Mit dem inzwischen ganz realen Hintergrund des Simpsons-Bieres, musste sich nun der BGH befassen (Urt. v. 5. Dezember 2012 – I ZR 135/11 – Duff Beer).

Benutzung in abweichender Form

Inzwischen hat das „Duff Beer“ den Sprung aus der Trickserie in den echten Supermarkt längst geschafft. 17 Registereintragungen gibt es inzwischen für deutsche und europäische Marken. Gegenstand der Entscheidung war es insoweit insbesondere, ob die seit 1999 für „Biere“ eingetragene deutsche Wort-/Bildmarke:

durch das über Jahre in Anlehnung an die TV-Serie genutzte Etikett auf den realen Flaschen:

rechtserhaltend benutzt werden konnte. Dabei kam hinzu, dass einer der Kläger, zwischenzeitlich mit dem Vertrieb des Bieres beauftragt war und dazu auch eine weitere Marke angemeldet hat. Er ist seit dem Jahr 2009 Inhaber der Marke:

Die Kläger des Verfahrens, hatten insoweit die Löschung der erstgenannten Marke beantragt, da diese durch die tatsächliche Verwendung nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Die eingetragene Form weiche zu stark von der tatsächlich benutzten ab.

Wortbestandteil im Mittelpunkt der Wahrnehmung

Dass die Etiketten in ihrer Gestaltung von der Streitmarke abwichen, sei, so das OLG Nürnberg, unschädlich. Schwerpunkt der Kennzeichnung sei die Bezeichnung "Duff BEER", die sowohl bei der eingetragenen Marke als auch bei der Etikettierung im Mittelpunkt stehe. Den hinzugefügten grafischen Gestaltungen, werde keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beigemessen.

Der BGH stellt in diesem Zusammenhang zunächst noch einmal klar, dass es für die Beurteilung des kennzeichnenden Charakters eines zusammengesetzten Zeichens nicht darauf ankomme, ob ein einzelner Zeichenbestandteil für sich genommen über Unterscheidungskraft verfügt oder durch welche Bestandteile ein zusammengesetztes Zeichen geprägt wird (vgl. BGH, GRUR 2009, 772 – Augsburger Puppenkiste, mwN). Unterschiede in der graphischen Gestaltung können danach den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke nicht verändern, wenn sie für den Gesamteindruck nicht ins Gewicht fallen, etwa deshalb weil die graphischen Elemente nur eine Verzierung darstellen oder der Verkehr ihnen aus anderen Gründen keine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter beimesse.

Etikettgestaltung bei Bier zweitrangig

Insofern führt der BGH aus, dass der angesprochene Verkehr, sich bei aus Wort- und Bildbestandteilen kombinierten Bezeichnungen, nach der allgemeinen Lebenserfahrung, in der Regel maßgeblich am Wortbestandteil orientiere, weil es im Allgemeinen für die Verkehrsteilnehmer am einfachsten sei, die unter der Marke angebotene Ware mit Hilfe des Wortbestandteils zu bezeichnen (BGH, GRUR 2002, 167 – Bit/Bud). Dies könne wiederum je nach Wortbestandteil unterschiedlich sein, gerade im Hinblick auf die Ware „Bier“, sei die Benutzung des Wortbestandteils der Bezeichnung insbesondere bei mündlichen Bestellungen in Gastwirtschaften erforderlich.

Insofern sei der Verkehr gerade bei Bierflaschen daran gewöhnt, dass ihm auf Etiketten regelmäßig bildliche Bestandteile mit dekorativem Charakter begegnen und es etwa im Hinblick auf die Farbgestaltung üblich sei, dass Brauereien ihre einheitliche Marke je nach etikettierter Biersorte mit unterschiedlichen Farben versehen.

Umgekehrte Produktplatzierung

Nicht gelten ließ der BGH den Hinweis, dass die tatsächlich benutzte Form der Etikettgestaltung, der in der Zeichentrickserie verwendeten, wesentlich ähnlicher sei als bei der gegenständlichen Marke und insofern die kennzeichnende Wirkung durch Zuordnung zur Fernsehserie erhöht werde.

Zwar habe die Bezeichnung "Duff Beer" ihren Ursprung in einer Zeichentrickserie und im Wege der "umgekehrten Produktplatzierung" Verwendung für eine in der realen Welt vertriebene Ware gefunden. Dieser Umstand habe jedoch keine Auswirkungen auf die Frage der rechtserhaltenden Benutzung. Die grafischen Bestandteile könnten zwar für die Kenner der Serie eine Bedeutung haben und für diese damit auch bei der Beurteilung des Gesamteindrucks eine Rolle spielen. Es könne für die Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise aber nicht allein auf die Verbraucher abgestellt werden, die die fiktive Marke aus der Zeichentrickserie kennen. Maßgeblich sei daher ein breites „Publikum erwachsener Verbraucher“ – die Biertrinker. Eine Vermarktungsstrategie der "umgekehrten Produktplatzierung", die das konkrete Warenangebot vorrangig auf die Kenner der Serie ausrichtet, sei ohne Belang. Die maßgeblichen Warengattungen sind nach dauerhaften charakteristischen Kriterien zu beurteilen und nicht nach Werbekonzeptionen oder Vermarktungsstrategien, die jederzeit geändert werden können, so der BGH. Da insofern nicht festgestellt sei, dass der Durchschnittsverbraucher wisse, um was für ein Bier es sich handele und wie das Etikett in der Serie aussehe, spiele die Etikettgestaltung im Ergebnis keine Rolle.

Fazit

Wie der BGH hier zu Recht ausführt, wird es auch bei einem aus Wort- und Bildelementen zusammengesetzten Zeichen, für den kennzeichnenden Charakter der Marke, regelmäßig vor allem auf die Wortelemente ankommen. Insofern können auch Veränderungen der grafischen Gestaltung eines Zeichens in der Benutzung, den kennzeichnenden Charakter unberührt lassen. Ist dies der Fall, gilt nach § 26 Abs. 3 MarkenG auch diese Form der Benutzung als Benutzung der eingetragenen Marke.

Erhebliche Bedeutung hat dies für Designänderungen und Weiterentwicklungen von Logos und Markenformen. Insofern führt der BGH hier seine Rechtsprechung aus der PROTI-Entscheidung fort. Dort hatte der EuGH nach Vorlage durch den BGH schon entschieden, dass es der rechtserhaltenden Benutzung der ursprünglichen Marke nicht entgegensteht, wenn das tatsächlich benutzte Zeichen, ebenfalls als Marke eingetragen ist. (Besprechung hier).

Dennoch erscheint es fraglich, ob dieser hier zum Ausdruck kommende sehr großzügige Maßstab des BGH auf die Dauer Bestand haben kann. Die Unterschiede zwischen benutztem und ursprünglich eingetragenem Klagezeichen, sind doch schon sehr erheblich. Gerade bei zusammengesetzten Zeichen, deren Wortbestandteil kennzeichnungsschwach einzustufen ist und insofern auch nicht als zentrales Element der Wahrnehmung angesehen werden kann, wird man diese Rechtsprechung nicht ohne weiteres übertragen können, da dann natürlich auch um so eher von einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters auszugehen ist.

Stand: 7. Juli 2013


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