BGH zu Anforderungen an die Unterscheidungskraft

Kurz vor Weihnachten hatte sich der BGH mit einer Rechtsbeschwerde zu einer Markenanmeldung zu beschäftigen, die wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft bzw. wegen eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen worden war (BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09 - Link economy).

Keine Unterscheidungskraft nach DPMA und BPatG

Gegenstand der Anmeldung war die Wortfolge „Link economy“. Das DPMA hatte etwa für die Waren der Klasse 16, unter anderem „Druckereierzeugnisse“ und „Zeitschriften“ sowie für Dienstleistungen der Klassen 35 (z. B. Werbung, Marketing, E-Commerce-Dienstleistungen) und 41 (z. B. Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, Online-Publikationen) ein Freihaltebedürfnis angenommen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde wies das Bundespatentgericht (BPatG) zurück, da der angemeldeten Marke für die genannten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Nach dem BPatG sei der Wortkombination „Link economy“ ein verständlicher Sinngehalt zu entnehmen. Unter Link werde eine Verknüpfung auf einer Webseite mit einem anderen Dokument verstanden. Das englische Wort „economy“ bedeute „Wirtschaft“, „Ökonomie“ oder „Wirtschaftlichkeit“. Der Gesamtbegriff „Link economy“ könne als Wirtschaftlichkeit einer Verlinkung im Internet gedeutet und als Wert einer Internetseite verstanden werden. Der glatt beschreibende Gehalt ergebe sich daraus, dass der so verstandene Begriff hinsichtlich der Waren in Klasse 16, deren Inhalt bezeichnen könne, hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen bestehe ein enger Sachbezug, bei Klasse 41 sei dies eine thematische Angabe.

Diese Anforderungen des BPatG sind zu hoch

Der BGH hat diese Entscheidung nun gekippt und die Sache zurückverwiesen. Dabei stellt er ausdrücklich fest, dass die (konkrete) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41 nicht verneint werden könne.

Das Bundespatentgericht habe zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestellt. Der BGH beschäftigt sich dabei zunächst mit der grundsätzlichen Frage der hinreichenden Unterscheidungskraft bei Wortzeichen.

Fehlende Unterscheidungskraft

Grundsätzlich gilt insoweit nach ständiger Rechtsprechung des BGH, dass Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen sind, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann (BGH 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2005, 417 - Berlin Card) oder wenn es sich um beschreibende Angaben handelt, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 1998, 465 - Bonus). Weiter fehlt solchen Angaben die erforderliche Unterscheidungskraft, bei denen es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung -stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BPatG, Beschl. v. 22.10.2009- 30 W (pat) 50/09 – BACKHOME).

Dieser großzügige Beurteilungsmaßstab gilt nach dem BGH auch für Wortfolgen (Beitrag: Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans), an deren Unterscheidungskraft grundsätzlich keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu stellen seien.

Im Vordergrund stehender beschreibender Gehalt

Unzutreffend ist es dabei, so der BGH, auf den beschreibenden Begriffsinhalt, der die Unterscheidungskraft entfallen lässt, dadurch zu schließen, dass ein denkbarer beschreibender Gehalt, erst in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt wird. Eine derartige analysierende Betrachtungsweise im Rah en der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens sei unzulässig, weil sich daraus keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung des Inhalts von Waren oder Dienstleistungen ergebe.

Unterscheidung trotz beschreibender Einzelzeichen

Das Bundespatentgericht habe zwar die englischen Begriffe jeden für sich zutreffend übersetzt; diese hätten auch jeder für sich eine beschreibende Bedeutung. Gerade in ihrer Kombination gäbe es aber keinen sich aufdrängenden Bedeutungsgehalt. Vielmehr sei der vom Berufungsgericht als Grundbedeutung angesehene Sinngehalt von „Link economy“ als „Wirtschaftlichkeit einer Verlinkung im Internet“, nur eine der möglichen Interpretationen. Die Wortfolge „Link economy“ sei vielmehr mehrdeutig und interpretationsbedürftig und rege aufgrund dessen zum Nachdenken an, was die Unterscheidungskraft nach dem BGH begründet.

Fazit

Eine zu begrüßende Entscheidung des Bundesgerichtshofes, der die gerade in letzter Zeit teilweise sehr strengen Anforderungen der Ämter und des BPatG an den im Vordergrund stehenden Sinngehalt wieder etwas anders einordnet. Auszugehen ist stets von dem Grundsatz, dass allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet. Insofern ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, GRUR 2009, 778 - Willkommen im Leben; WRP 2010, 891 - hey!).

Gerade bei Wortfolgen kann aus dem Umstand, dass die einzelnen Bestandteile für sich genommen einen beschreibenden Inhalt haben, nicht ohne weiteres auch auf einen erkennbar beschreibenden Gehalt der Gesamtbezeichnung geschlossen werden. Dennoch zeigt sich aus den Entscheidungen des Amtes und des BPatG, die dennoch hohen Anforderungen, die in der Praxis – natürlich auch zu Recht – an die Unterscheidungskraft gestellt werden. Anmelder tun dementsprechend gut daran, vor einer Anmeldung den Sinngehalt der anzumeldenden Bezeichnung kritisch zu hinterfragen, wobei maßgeblich nicht das eigene beabsichtigte Verständnis ist, sondern immer nur das Verständnis des angesprochenen Verkehrs, der das Zeichen wahrnimmt.

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